Stratégies possibles pour les Bilski machine ou de la transformation d'essai

par Brian Fletcher le 17 Avril, 2009

J'ai assisté à une récente conférence audio BNA sur des demandes de brevet et après délivrance considérations en vue de Bilski. La conférence a offert les connaissances des praticiens Kenneth N. Nigon de RatnerPrestia, Valley Forge, en Pennsylvanie, et Stephen C. Durant de Duane Morris, San Francisco, sur la rédaction de revendications et en cherchant à rééditer brevets mis en doute par la décision Bilski du circuit fédéral.   Ce qui suit est un résumé de la conférence.

 

Bilski machine ou de la transformation d'essai

 

Tel que déterminé par le Circuit fédéral dans l'affaire In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Rép. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 11/7/08), "Un procédé revendiqué est sûrement brevet admissibles en vertu du § 101 si: (1) elle est liée à une machine ou un appareil particulier, ou (2), il transforme un article particulier dans un état ​​ou autre chose ".

 

Pour la "mise à la machine" de ce test, Nigon a conclu qu'une "machine particulière" peut être:

• un dispositif connu;

• un ordinateur à usage spécial;

• un ordinateur universel programmé avec un logiciel particulier; ou

• un support de stockage lisible par ordinateur.

 

Pour être admissible en vertu de la "mise à la transformation" de l'essai Bilski, Nigon dit, la chose étant transformé doit être soit tangible ou données représentant quelque chose de tangible, ce qu'il a appelé «méta-tangible."   Il a ajouté que la machine ou transformation identifiés doivent être au cœur de l'invention et avoir une utilité spécifique et pas seulement une activité extra-solution.

 

Pré-Bilski précédents toujours pertinente

 

Avant de chercher à chaque volet du critère plus en détail, les présentateurs précédents identifiés circuit fédéral pertinents qui se rapportent à l'objet brevetable au sujet des processus et n'ont pas été spécifiquement invalidées par Bilski:

 

• Le tribunal a jugé brevetable méthode une revendication qui comprenait à la fois un ordinateur et un appareil de traçage numérique dans In re Bernhart, 417 F. 2d 1395, 163 611 USPQ (CCPA, 1969).   Donc, Nigon a demandé, "Si un procédé revendiqué comporte des références à des machines telles que le processus ne peut pas être effectuée mentalement, est-ce suffisant pour satisfaire la branche« particuliers »machines de test?"

 

• Le brevet permis dans In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Rép. Cir. 1994) lire sur les structures de données pour une base de données orientée objet que le tribunal a jugé être «personnes physiques qui fournissent une efficacité accrue dans l'ordinateur opérations », qui Nigon supposé être encore brevetable en tant que" la transformation de la mémoire d'une machine en particulier. "

 

• Les revendications In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Rép. Cir. 1994) (48 PTCJ 409, 18/08/94) serait toujours considéré comme non brevetable, dit-il, comme le tribunal a conclu que toutes les revendications de procédé citées seulement des algorithmes mathématiques, sans machine à réciter et pas de données tangibles ou méta-tangible transformé.

 

• Une demande fondée de test de diagnostic dans In re grammes, 888 F. 2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Rép. Cir. 1989) (39 PTCJ 23, 09.11.89) n'était pas brevetable au sujet lorsque le tribunal a déterminé que la seule étape physique dans la méthode, "l'exécution d'une pluralité de tests de diagnostic clinique," était simple collecte de données-à-dire, extra-solution activité pour l'algorithme défini dans les étapes restantes.

 

BPAI sur les machines particulières

 

Durant ensuite passé en revue un certain nombre de décisions post-Bilski par le Conseil d'appel des brevets et des collisions en référence à la broche de la machine de test.   Il a identifié des cas qui semblent en contradiction avec les précédents cités ci-dessus ou avec l'autre.

 

Bien que chaque étape de la revendication selon une fonction différente effectué "par un processeur," le conseil a rejeté vertu de l'article 101 revendications Ex parte Cornée-Hasegan, n ° 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 janvier 2009) (77 291 PTCJ , 1/23/09).   Durant demandé comment cela peut être concilié avec la revendication acceptable de Bernhart de "l'impression à l'aide d'un traceur."

 

En revanche, dans Ex parte Kasper II, n ° 2008-2297 (BPAI 2 février 2009), il a noté, le BPAI trouvé une méthode légale dirigée à des processus qui interagissent avec une "unité locale" pour recevoir des données à travers un "données lier couche. "

 

Il a aussi comparé les revendications de e-commerce dans Ex parte Borenstein, n ° 2008-3475 (BPAI Mars 30, 2009) Ex parte Harris, n ° 2007-0325 (BPAI 13 janvier 2009).   L'ancien «informations de chemin" intrinsèquement ce qui implique que les informations de catalogue doit être stocké sur un ordinateur ou base de données, et ainsi a été jugée brevetable au récité.   Les références de ce dernier à offrir "sur un réseau à un serveur qui recueille ces offres" a été vu par la commission comme récitant "simples limitations champ d'usage», a souligné Durant.

 

Revendication de machines Cravates

 

Nigon a déclaré que la disparité entre les décisions du conseil d'administration peut être attribuée en partie aux différents panels de juges, mais le «sous-jacent est l'utilisation du mot« notamment »dans les opinions.

 

Il a suggéré que la rédaction des revendications qui identifie les étapes fonctionnelles »effectués par quelque chose» sont plus susceptibles de rencontrer l'approbation BPAI.

 

Pour faire le point, il a construit sur ​​l'exemple suivant d'une méthode de logiciels revendication:   Un procédé chiffrement comprenant: (1) effectuer un premier calcul mathématique d'un objet de données afin de générer un premier résultat; (2) exécuter un deuxième calcul mathématique sur le premier résultat et une valeur de clé de chiffrement pour générer un second résultat; et (3) fournir le deuxième résultat que le signal de sortie de la méthode de cryptage. Cette demande ne permettrait pas les deux volets du critère Bilski, at-il dit.   Ajouter l'expression "sur l'ordinateur" après chaque mention du mot "exécution" dans les étapes (1) et (2) et vous avez fait un peu mieux pour faire passer la broche de la machine, Nigon dit.   Mais certains panneaux dirais que c'est un champ de limitation de l'utilisation et préempte l'idée abstraite de cryptage encore.

 

Considérons maintenant identifier "un premier processus de l'ordinateur" comme opérateur dans la première étape et "un deuxième processus de l'ordinateur" dans la deuxième étape, Nigon dit.   Parce que vous avez maintenant des mesures spécifiques en informatique, vous avez probablement bien limité l'invention de répondre à la broche de la machine notamment du test Bilski, at-il dit.

 

Bien sûr, Nigon a noté le compromis à faire cette limitation, de telle sorte que quelqu'un qui pourrait faire le cryptage en une seule opération ne serait pas enfreindre.   Il a donc suggéré qu'une bonne approche serait de réclamer l'ordinateur dans une revendication indépendante et fournir les limitations de traitement supplémentaires dans une revendication dépendante.

 

Nigon avait le même conseil de base pour les brevets de méthodes commerciales, et a également noté que les cartes de débit peuvent ne pas être suffisant, à moins d'un algorithme spécifique est revendiquée et le matériel est décrit.   "Un algorithme particulier lorsqu'il est combiné avec un ordinateur d'usage général est un nouvel ordinateur,» dit-il.

 

Une autre solution ou addition serait d'avoir un bloc-diagramme fonctionnel, ledit Nigon, décrivant le système de ferrures, en ce qui concerne les fonctions du procédé mis en oeuvre.   Si la méthode de l'entreprise utilise des bases de données, un processus de recherche et / ou d'une interface utilisateur, ces fonctions exigent des machines dans tous les cas, dit-il.

 

BPAI sur la transformation articles

 

Durant identifié un certain nombre de cas BPAI qui ont échoué à identifier une transformation Bilski admissible.   Par exemple:

 

Ex parte Barnes, n ° 2007-4114 (BPAI 22 janvier 2009) selon la détermination d'une «valeur de planéité" dans les données sismiques.

 

• Le "espace de noms" transformé dans les étapes revendiquées dans Ex parte Zybura, n ° 2008-2195 (BPAI 3 février 2009) a été déterminé à ne pas être un objet physique.

 

• Le demandeur dans Ex parte Atkin, n ° 2008-4352 (BPAI 30 janvier 2009) a tenté de réclamer une méthode pour convertir un nom de domaine unidirectionnel à un nom de domaine bidirectionnelle, que le conseil trouve être une simple «manipulation de données."

 

Conseils sur Ajout transformation de revendications

 

Durant ensuite examiné comment il pourrait changer la revendication Barnes, par exemple, qui se lit «Une méthode d'identification de défaut qui comprend: l'obtention de données sismiques; et pour chacune des multiples positions d'une fenêtre d'analyse dans les données sismiques, la détermination d'une valeur de planéité des discontinuités dans la fenêtre d'analyse. "Il a rappelé que l'opinion Bilski cité avec approbation une demande approuvée dans In re Abele, 684 F. 2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), que selon les données d'atténuation de rayons X que "clairement représentée objets physiques et tangibles, à savoir la structure des os, les organes et autres tissus du corps."

 

L'application de cette leçon à Barnes, Durant a demandé: "Serait-ce la revendication ont été réécrits afin que les données sismiques représente un objet physique, et les données de plan est produit par la transformation que les données sismiques?"

 

Il a dit qu'il devrait y avoir un accent dans la spécification que les données sismiques est physique, et l'accent mis dans l'affirmation selon laquelle les données sismiques se transforme et représenté différemment dans les données planaires.

 

Dans un deuxième exemple liés à des méthodes de diagnostic, Nigon regarda une revendication rejetée dans Prometheus Laboratories Inc. v Mayo Collaborative Services, n ° 86, 04cv1200 USPQ2d 1705 (SD Cal. 2008) (75 PTCJ 642, 18/04/08) , dont il a paraphrasé comme: «une méthode de diagnostic comprenant:   l'administration d'un médicament à une posologie; mesurer un niveau d'un metabolite du médicament dans le sang; si le niveau mesuré est inférieur à un premier seuil, indiquant la nécessité de diminuer la posologie; et si le niveau mesuré est supérieur à un second seuil, ce qui indique un besoin d'augmenter la dose ".

 

Nigon a suggéré que la comparaison n'est pas en train de traiter et de mesure est simple collecte de données, de sorte que la seule utilisation de la méthode préempte un principe fondamental.   Dans la recherche de façons de faire la demande de brevet admissible, il demande si la normalisation du niveau de métabolite mesurée pour compenser d'autres médicaments serait une limitation appropriée.

 

Réédition de brevets en vigueur

 

Pour les deux branches Bilski, en tout cas, Nigon a dit aux auditeurs de la conférence à mettre dans une gamme de revendications, car il faudra au moins deux ans pour la prise de force de prendre la demande, et la jurisprudence post-Bilski pourrait être plus précise par le moment où il est examiné.

 

Ensuite, pour les brevets importants délivrés avant Bilski, les revendications qui peuvent ne pas répondre soit volet de la nouvelle machine ou transformation, Nigon a recommandé que les propriétaires considèrent réédition, plutôt que d'attendre que le brevet soit débattue.

 

Vérifiez les spécifications de base pour ajouter un ordinateur à usage général de revendications, au moins, dit-il.   Si vous avez une carte de débit ou de l'algorithme dans la spécification, vous pouvez aussi être en mesure d'ajouter un bloc de base d'un ordinateur.   Puis, il a dit, ajouter une gamme de revendications qui satisfont le test Bilski.

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