Stratégies possibles pour les Bilski machine ou de la transformation d'essai

par Brian Fletcher le 17 Avril, 2009

Je assisté à une récente conférence audio BNA sur des considérations de demandes de brevet et post-subvention en vue de Bilski. La conférence a offert les connaissances des praticiens Kenneth N. Nigon de RatnerPrestia, Valley Forge, Pa., Et Stephen C. Durant de Duane Morris, San Francisco, sur la rédaction de demandes et cherche à rééditer brevets mis en doute par la décision Bilski du circuit fédéral.   Ce qui suit est un résumé de la conférence.

 

Bilski machine ou de la transformation d'essai

 

Tel que déterminé par le Circuit fédéral dans In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 07/11/08), «Un procédé revendiqué est sûrement brevet admissibles aux termes du § 101 si: (1) elle est liée à une machine particulière ou d'un appareil, ou (2), il transforme un article particulier dans un état ​​ou autre chose ".

 

Pour la "mise à la machine" de ce test, Nigon a conclu qu'une "machine particulière" peut être:

• un dispositif connu;

• un ordinateur à usage spécial;

• un ordinateur à usage général programmé avec un logiciel particulier; ou

• un support de stockage lisible par ordinateur.

 

Pour être admissible en vertu de la "mise à la transformation" de l'essai Bilski, Nigon dit, la chose se transforme doit être soit tangible ou données représentant quelque chose de tangible, ce qu'il appelle «méta-tangible."   Il a ajouté que la machine ou transformation identifiés doivent être au centre de l'invention et ont une utilité spécifique et pas seulement une activité extra-solution.

 

Pré Bilski précédents est toujours valable

 

Avant d'examiner chaque élément du critère de façon plus détaillée, les présentateurs identifiés précédents du circuit fédéral pertinents qui se rapportent à l'objet brevetable au sujet des processus et ne sont pas expressément invalidée par Bilski:

 

• Le tribunal a jugé brevetable méthode une revendication qui comprenaient à la fois un ordinateur et un appareil de traçage numérique dans In re Bernhart, 417 F. 2d 1395, 163 611 USPQ (CCPA, 1969).   Donc, Nigon a demandé, "Si un procédé revendiqué comporte des références à des machines telles que le processus ne peut pas être effectuée mentalement, est-ce suffisant pour satisfaire la branche des« machines particulières de test? "

 

• Le brevet permis dans In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) lu sur les structures de données pour une base de données orientée objet que le tribunal a jugé être «entités physiques apportant une plus grande efficacité dans l'ordinateur opérations », qui Nigon censées être encore brevetable en tant que" la transformation de la mémoire d'une machine particulière ".

 

• Les revendications dans Re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Fed.. Cir 1994) (48 PTCJ 409, 18/08/94) serait toujours considéré comme non brevetable, dit-il, comme le tribunal a jugé que toutes les revendications de méthode récité seulement des algorithmes mathématiques, avec aucune machine récité et aucune donnée tangible ou méta-tangibles transformé.

 

• Une demande fondée sur le test de diagnostic dans In re grammes, 888 F. 2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Fed.. Cir 1989) (39 PTCJ 23, 09/11/89) n'a pas été l'objet de brevet admissibles question lorsque le tribunal a déterminé que la seule étape physique dans la méthode, "l'exécution d'une pluralité de tests de diagnostic clinique," était simple collecte de données-à-dire, l'activité extra-pour solution l'algorithme défini dans les étapes restantes.

 

BPAI sur des machines particulières

 

Durant ensuite passé en revue un certain nombre de décisions Bilski post par le Conseil d'appel des brevets et des interférences avec référence à la broche de la machine de test.   Il a identifié des cas qui semblaient en contradiction avec les précédents cités ci-dessus ou avec l'autre.

 

Bien que chaque étape de réclamation a récité une fonction différente effectué "par un processeur», la Commission a rejeté vertu de l'article 101 demandes Ex parte cornée Hasegan, n ° 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 janvier 2009) (77 291 PTCJ , 23/01/09).   Durant demandé comment cela peut être concilié avec allégation acceptable de Bernhart de "l'impression à l'aide d'un traceur."

 

En revanche, dans Ex parte Kasper II, n ° 2008-2297 (BPAI 2 février 2009), il a noté, la BPAI trouvé une méthode légale dirigée vers les processus qui interagissent avec une "unité locale" pour recevoir des données à travers un «données couche de liaison. "

 

Il a aussi comparé les revendications de e-commerce Ex parte Borenstein, n ° 2008-3475 (BPAI Mars 30, 2009) avec Ex parte Harris, n ° 2007-0325 (BPAI 13 janvier 2009).   L'ancien récité «informations de chemin" implique en soi que les informations de catalogue doit être stocké sur un ordinateur ou base de données, et ainsi a été jugée admissible brevet.   Les références aux enchères "sur un réseau à un serveur qui recueille ces offres" de ce dernier a été vu par le conseil d'administration comme la récitation de «simples limites de champ de l'utilisation», a souligné Durant.

 

Revendication de machines liens

 

Nigon a déclaré que la disparité entre les décisions du conseil d'administration peut être attribuée en partie aux différents panels de juges, mais le «sous-jacent est l'utilisation du mot« notamment »dans les opinions.

 

Il a suggéré que la rédaction des revendications qui identifie étapes fonctionnelles »effectués par quelque chose» sont plus susceptibles de rencontrer l'approbation BPAI.

 

Pour faire le point, il a construit sur ​​l'exemple suivant d'une méthode de logiciel demande:   Un procédé de chiffrement, comprenant: (1) effectuer un premier calcul mathématique sur un objet de données afin de générer un premier résultat; (2) exécuter un deuxième calcul mathématique sur le premier résultat et une valeur de clé de chiffrement pour générer un second résultat; et (3) fournir le deuxième résultat que le signal de sortie de la méthode de cryptage. Cette affirmation ne permettrait pas les deux volets du critère Bilski, at-il dit.   Ajouter la phrase "sur l'ordinateur" après chaque mention du mot "exécution" dans les étapes (1) et (2) et vous avez fait un peu mieux pour passer la broche de la machine, Nigon dit.   Mais certains panneaux diraient que ce est un domaine de la limitation de l'utilisation et devance toujours l'idée abstraite de cryptage.

 

Considérons maintenant identifier "un premier processus de l'ordinateur" comme opérateur dans la première étape et "un deuxième processus de l'ordinateur" dans la deuxième étape, Nigon dit.   Parce que vous avez maintenant des mesures spécifiques en informatique, vous avez probablement correctement limité l'invention pour répondre à la broche de machine en particulier de l'épreuve Bilski, at-il dit.

 

Bien sûr, Nigon a noté le compromis à faire cette limitation, de sorte que quelqu'un qui pourrait faire le cryptage en une seule opération ne serait pas enfreint.   Il a donc suggéré qu'une bonne approche serait de réclamer l'ordinateur dans une revendication indépendante et fournir les limitations de traitement supplémentaires dans une revendication dépendante.

 

Nigon avait le même conseil de base pour les brevets de méthodes commerciales, et a également noté que les cartes de débit ne sont pas assez, à moins d'un algorithme spécifique est revendiquée et le matériel est divulguée.   "Un algorithme particulier lorsqu'il est combiné avec un ordinateur à usage général est un nouvel ordinateur," at-il dit.

 

Une autre solution ou addition serait d'avoir un schéma de principe fonctionnel, ledit Nigon, décrivant le système de ferrures, en ce qui concerne les fonctions du procédé mis en oeuvre.   Si la méthode d'entreprise utilise des bases de données, un processus de recherche et / ou d'une interface utilisateur, ces fonctions exigent des machines dans tous les cas, dit-il.

 

BPAI sur les articles Transformer

 

Durant identifié un certain nombre de cas BPAI qui n'a pas réussi à identifier la transformation d'une Bilski.   Par exemple:

 

Ex parte Barnes, n ° 2007-4114 (BPAI 22 janvier 2009) a affirmé la détermination d'une «valeur de planéité" dans les données sismiques.

 

• Le "namespace" transformé dans les étapes revendiquées dans Ex parte Zybura, n ° 2008-2195 (BPAI 3 février 2009) a été déterminé à ne pas être un objet physique.

 

• Le requérant dans l'affaire Ex parte Atkin, n ° 2008-4352 (BPAI 30 janvier 2009) a tenté de demander une méthode pour convertir un nom de domaine unidirectionnel à un nom de domaine bidirectionnelle, dont le conseil jugée simple «manipulation des données."

 

Conseils sur Ajout Transformation revendications

 

Durant ensuite examiné comment il pourrait changer la réclamation dans Barnes, par exemple, qui se lit «Une méthode d'identification de défaut qui comprend: l'obtention de données sismiques; et pour chacune des multiples positions d'une fenêtre d'analyse dans les données sismiques, la détermination d'une valeur de planéité des discontinuités dans la fenêtre d'analyse. "Il a rappelé comment l'opinion Bilski cité avec approbation une demande approuvée dans In re Abele, 684 F. 2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), qui récitait données d'atténuation de rayons X que "clairement représenté objets physiques et tangibles, à savoir la structure des os, les organes et autres tissus de l'organisme."

 

En application de cette leçon de Barnes, Durant a demandé: "Serait-ce réclamation ont été réécrits afin que les données sismiques représente un objet physique, et les données de plan est produit par la transformation que les données sismiques?"

 

Il a dit qu'il faudrait mettre l'accent dans le cahier des charges que les données sismiques est physique, et l'accent mis dans l'affirmation selon laquelle les données sismiques se transforme et représenté différemment dans les données planaires.

 

Dans un deuxième exemple liés à des méthodes de diagnostic, Nigon regarda une revendication rejetée dans Prometheus Laboratories Inc. c. Mayo Collaborative Services, n ° 04cv1200, 86 USPQ2d 1705 (SD Cal., 2008) (75 PTCJ 642, 18/04/08) , dont il a paraphrasé comme suit: «une méthode de diagnostic comprenant:   l'administration d'un médicament à une posologie; mesurer un niveau d'un metabolite du médicament dans le sang; si le niveau mesuré est inférieur à un premier seuil, indiquant la nécessité de diminuer la dose; et si le niveau mesuré est supérieur à un second seuil, ce qui indique un besoin d'augmenter la dose ".

 

Nigon a suggéré que la comparaison ne traite pas et mesure est simple collecte de données, de sorte que la seule utilisation de la méthode préempte un principe fondamental.   Dans la recherche de façons de faire de la demande de brevet admissible, il demande si la normalisation du niveau de métabolite mesurée pour compenser d'autres médicaments serait une limitation appropriée.

 

Réédition de brevets en vigueur

 

Pour les deux branches de Bilski, en tout cas, Nigon a dit aux auditeurs de la conférence à mettre dans une série d'actions, car il faudra au moins deux ans pour la prise de force de prendre la demande, et la jurisprudence Bilski post pourrait être plus précis par le moment où il est examiné.

 

Ensuite, pour les brevets délivrés avant Bilski importants, avec les réclamations qui peuvent ne pas répondre soit volet de la nouvelle machine ou de la transformation, Nigon recommandé les propriétaires considèrent réédition, plutôt que d'attendre que le brevet soit plaidée.

 

Vérifiez les spécifications de base pour ajouter un ordinateur d'usage général pour les réclamations, au moins, dit-il.   Si vous avez un organigramme ou un algorithme dans la spécification, vous pouvez aussi être en mesure d'ajouter un bloc de base d'un ordinateur.   Puis, il a dit, ajouter une série d'actions qui satisfont le test Bilski.

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