Stratégies possibles pour les Bilski machine ou de la transformation d'essai

par Brian Fletcher le 17 Avril, 2009

Je ai assisté à une récente audioconférence BNA sur des considérations de poursuite de brevet et post-subvention en raison de l'affaire Bilski. La conférence a offert les connaissances des praticiens Kenneth N. Nigon des RatnerPrestia, Valley Forge, Pa., Et Stephen C. Durant de Duane Morris, San Francisco, sur la rédaction des revendications et de chercher à rééditer brevets mis en doute par la décision Bilski du Circuit fédéral.   Ce qui suit est un résumé de la conférence.

 

Bilski machine ou de la transformation d'essai

 

Tel que déterminé par le Circuit fédéral dans In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 07/11/08), "Un procédé revendiqué est sûrement brevet admissibles aux termes du § 101 si: (1) elle est liée à une machine particulière ou d'un appareil, ou (2), il transforme un article particulier dans un état ​​ou une chose différente ".

 

Pour la «broche de machine" de ce test, Nigon a conclu qu'une "machine particulière" peut être:

• un dispositif connu;

• un ordinateur à usage spécial;

• un ordinateur universel programmé avec un logiciel particulier; ou

• un support de stockage lisible par ordinateur.

 

Pour être admissible en vertu de la "branche de transformation" de l'essai Bilski, Nigon dit, la chose étant transformé doit être soit tangible ou données représentant quelque chose de tangible, ce qu'il a appelé «méta-tangible."   Il a ajouté que la machine ou la transformation identifiés doivent être au cœur de l'invention et ont une utilité spécifique et pas seulement l'activité extra-solution.

 

Pré Bilski précédents toujours pertinente

 

Avant de chercher à chaque volet du critère plus en détail, les présentateurs précédents identifiés circuit fédéral pertinents qui se rapportent à l'objet brevetable au sujet des processus et ne ont pas été spécifiquement invalidée par Bilski:

 

• Le tribunal a jugé brevetables méthode une revendication qui comprenaient à la fois un ordinateur et un appareil de traçage numérique dans Re Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 611 USPQ (CCPA 1969).   Donc, Nigon a demandé, "Si un procédé revendiqué comprend des références aux machines telles que le processus ne peut pas être effectuée mentalement, est-ce suffisant pour satisfaire la branche des« machines particulières de du test? "

 

• Le brevet permis dans In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) lu sur les structures de données pour une base de données orientée objet que le tribunal a jugé être «entités physiques qui fournissent une efficacité accrue dans l'ordinateur opérations », qui Nigon censées être encore brevetable en tant que« transformer la mémoire d'une machine particulière ".

 

• Les revendications dans In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Fed.. Cir 1994) (48 PTCJ 409, 18/08/94) serait encore être considérée comme non brevetable, at-il dit, que la tribunal a jugé que toutes les revendications de méthode récitée seulement des algorithmes mathématiques, avec aucune machine récité et aucune donnée tangible ou méta-tangibles transformé.

 

• Une demande fondée de test-diagnostic dans In re grammes, 888 F.2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Fed.. Cir 1989) (39 PTCJ 23, 09.11.89) n'a pas été l'objet de brevet admissibles importe quand le tribunal a déterminé que la seule étape physique dans la méthode, "l'exécution d'une pluralité de tests diagnostiques cliniques," était une simple collecte de données-à-dire, l'activité pour les extra-solution l'algorithme défini dans les étapes restantes.

 

BPAI sur les machines particulières

 

Durant ensuite passé en revue un certain nombre de décisions Bilski post par le Conseil d'appel des brevets et Interférences en référence à la broche de la machine de l'essai.   Il a identifié des cas qui semblaient en contradiction avec les précédents cités ci-dessus ou avec l'autre.

 

Bien que chaque étape de la revendication récité une fonction différente effectué "par un processeur," le conseil a rejeté vertu de l'article 101 revendications dans Ex parte Cornea-Hasegan, n ° 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 janvier 2009) (77 291 PTCJ , 23/1/09).   Durant demandé comment cela peut être concilié avec allégation acceptable de Bernhart de «impression en utilisant un traceur."

 

En revanche, dans Ex parte Kasper II, n ° 2008-2297 (BPAI 2 février 2009), il a noté, le BPAI trouvé une méthode légale dirigée à des processus qui interagissent avec une "unité locale" pour recevoir des données à travers un "données couche liaison. "

 

Il a aussi comparé revendications e-commerce en Ex parte Borenstein, n ° 2008-3475 (BPAI Mars 30, 2009) avec Ex parte Harris, n ° 2007-0325 (BPAI 13 janvier 2009).   L'ancien récité "informations de chemin" implique intrinsèquement que les informations de catalogue doit être stocké sur un ordinateur ou base de données, et ainsi a été jugée admissible brevet.   Les références aux enchères "sur un réseau à un serveur qui recueille ces offres" de ce dernier a été vu par le conseil comme récitant "simples limitations de champ de l'utilisation», a noté Durant.

 

Revendication de machines Ties

 

Nigon dit que la disparité entre les décisions du conseil d'administration peut être attribuée en partie aux différents panels de juges, mais le «sous-jacent est l'utilisation du mot« notamment »dans les opinions.

 

Il a suggéré que la rédaction des revendications qui identifie étapes fonctionnelles »effectués par quelque chose" sont plus susceptibles de rencontrer l'approbation BPAI.

 

Pour faire le point, il construit sur ​​l'exemple suivant d'une méthode logicielle réclamation:   Procédé de cryptage comprenant: (1) effectuer un premier calcul mathématique sur un objet de données pour générer un premier résultat; (2) exécuter un deuxième calcul mathématique sur le premier résultat et une valeur de clé de chiffrement pour générer un second résultat; et (3) fournir le deuxième résultat que le signal de sortie de la méthode de cryptage. Cette demande ne permettrait pas les deux volets du critère Bilski, at-il dit.   Ajouter la phrase "sur l'ordinateur" après chaque mention du mot "exécution" dans les étapes (1) et (2) et vous avez fait un peu mieux pour passer la broche de la machine, Nigon dit.   Mais certains panneaux diraient que ce est un champ d'utilisation limitation et préempte encore l'idée abstraite de cryptage.

 

Considérons maintenant identifier "un premier processus de l'ordinateur», comme l'opérateur dans la première étape et "un deuxième processus de l'ordinateur" dans la deuxième étape, Nigon dit.   Parce que vous avez maintenant des mesures spécifiques en informatique, vous avez probablement bien limité l'invention pour répondre à la broche de machine particulière de l'essai Bilski, at-il dit.

 

Bien sûr, Nigon a noté le compromis à faire cette limitation, de sorte que quelqu'un qui pourrait faire le cryptage en une seule opération ne serait pas enfreint.   Il suggère donc que une bonne approche serait de réclamer l'ordinateur dans une revendication indépendante et fournir les limitations de traitement supplémentaires dans une revendication dépendante.

 

Nigon avait même des conseils de base pour les brevets sur des méthodes commerciales, et a également noté que des organigrammes peuvent ne pas suffire, à moins d'un algorithme spécifique est revendiquée et le matériel est divulguée.   "Un algorithme particulier lorsqu'il est combiné avec un ordinateur d'usage général est un nouvel ordinateur," at-il dit.

 

Une alternative ou l'adjonction d'avoir un schéma de principe fonctionnel, ladite Nigon, qui décrit le système de ferrures, en ce qui concerne les fonctions du procédé mis en oeuvre.   Si la méthode d'affaires utilise des bases de données, un processus de recherche et / ou d'une interface utilisateur, ces fonctions exigent des machines dans tous les cas, at-il dit.

 

BPAI sur les articles Transformer

 

Durant identifié un certain nombre de cas BPAI qui a échoué à identifier la transformation d'une Bilski.   Par exemple:

 

Ex parte Barnes, n ° 2007-4114 (BPAI 22 janvier 2009) a affirmé la détermination de "une valeur de planéité" dans les données sismiques.

 

• Le "namespace" transformé dans les étapes revendiquées dans Ex parte Zybura, n ° 2008-2195 (BPAI 3 février 2009) a été déterminé à ne pas être un objet physique.

 

• Le demandeur dans Ex parte Atkin, n ° 2008-4352 (BPAI 30 janvier 2009) a tenté de demander une méthode pour convertir un nom de domaine unidirectionnel à un nom de domaine bidirectionnelle, dont le conseil jugée simple «manipulation des données."

 

Les conseils Ajout Transformation les revendications

 

Durant a ensuite examiné comment il pourrait changer la revendication en Barnes, par exemple, qui se lit «Une méthode d'identification de défaut qui comprend: l'obtention de données sismiques; et pour chacun des multiples positions d'une fenêtre d'analyse dans les données sismiques, la détermination d'une valeur de planéité des discontinuités dans la fenêtre d'analyse. "Il a rappelé que l'opinion Bilski cité avec approbation une demande approuvée dans In re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), que selon les données d'atténuation de rayons X que «clairement représentée objets physiques et tangibles, à savoir la structure des os, les organes et autres tissus du corps."

 

Appliquant cette leçon à Barnes, Durant a demandé: "Serait-ce la revendication ont été réécrits afin que les données sismiques représente un objet physique, et les données plane est produite en transformant les données sismiques?"

 

Il a dit qu'il faudrait mettre l'accent dans la spécification que les données sismiques est physique, et l'accent mis dans la demande que les données sismiques est transformé et représenté différemment dans les données planaires.

 

Dans un deuxième exemple liés à des méthodes de diagnostic, Nigon regarda une revendication rejetée dans Prometheus Laboratories Inc. c. Mayo Collaborative Services, n ° 04cv1200, 86 USPQ2d 1705 (SD Cal., 2008) (75 PTCJ 642, 18/04/08) , dont il a paraphrasé comme suit: «une méthode de diagnostic comprenant:   administration d'un médicament à une posologie; mesurer un niveau d'un metabolite du médicament dans le sang; si le niveau mesuré est inférieur à un premier seuil, indiquant la nécessité de diminuer la dose; et si le niveau mesuré est supérieur à un second seuil, ce qui indique un besoin d'augmenter la dose ".

 

Nigon a suggéré que la comparaison ne est pas en cours de traitement et de mesure est simple collecte de données, de sorte que la seule utilisation de la méthode préempte un principe fondamental.   Dans la recherche de façons de faire la demande de brevet admissible, il a demandé si normaliser le niveau de métabolite mesurée pour compenser d'autres médicaments serait une limitation appropriée.

 

Réédition de brevets en vigueur

 

Pour les deux branches Bilski, en tout cas, Nigon a dit aux auditeurs de la conférence de mettre dans une gamme de revendications, car il faudra au moins deux ans pour la prise de force à prendre jusqu'à l'application, et la jurisprudence Bilski post pourrait être plus précis par le moment où il est examiné.

 

Ensuite, pour les brevets délivrés avant Bilski importants, avec les réclamations qui peuvent ne pas satisfaire soit volet de la nouvelle machine ou transformation, Nigon recommandé les propriétaires considèrent réédition, plutôt que d'attendre que le brevet soit plaidée.

 

Vérifiez les spécifications d'une base pour ajouter un ordinateur d'usage général pour les revendications, au moins, dit-il.   Si vous avez un organigramme ou un algorithme dans la spécification, vous pouvez aussi être en mesure d'ajouter un bloc de base d'un ordinateur.   Puis, il a dit, ajouter une gamme de revendications qui satisfont le test Bilski.

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