Mogelijke Strategieën voor de Bilski Machine-of-Transformatie Test

door Brian Fletcher op 17 april 2009

Ik woonde een recente BNA audioconferentie op octrooi vervolging en post-subsidie ​​overwegingen met het oog op Bilski. De conferentie bood de inzichten van beoefenaars Kenneth N. Nigon van RatnerPrestia, Valley Forge, Pa, en Stephen C. Durant van Duane Morris, San Francisco, bij het ​​opstellen van claims en op zoek naar patenten te zetten in geval van twijfel door de Federal Circuit Bilski besluit opnieuw uit te geven.   Wat volgt is een samenvatting van de conferentie.

 

Bilski Machine-of-Transformatie Test

 

Zoals bepaald door de Federal Circuit in In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 11/7/08), "Een geclaimde werkwijze is zeker patent -subsidiabel op grond van § 101, indien: (1) het is niet gebonden aan een bepaalde machine of apparaat, of (2) het transformeert een bepaald artikel in een andere staat of thing ".

 

Om de "machine tand" van deze test, Nigon geconcludeerd dat een "bepaalde machine" kan zijn:

• een bekende inrichting;

• een special purpose computer;

• een algemeen doel computer geprogrammeerd met specifieke software; of

• een computer-leesbaar opslagmedium.

 

Om onder de "transformatie tand" van de Bilski proef kwalificeren, Nigon zei, moet het ding wordt getransformeerd zowel van materiële als data iets tastbaars vertegenwoordigen zijn, wat hij noemde "meta-tastbaar."   Hij voegde toe dat de geïdentificeerde machine of transformatie centraal in de uitvinding moet zijn en hebben specifieke nut en niet alleen extra-oplossing activiteit.

 

Pre-Bilski precedenten nog steeds relevant

 

Voordat we kijken naar elk uitsteeksel van de test in meer detail, de presentatoren geïdentificeerde pertinente Federal Circuit precedenten die betrekking hebben op octrooi in aanmerking komende onderwerp voor processen en niet specifiek afgedaan door Bilski:

 

• De rechtbank vond octrooieerbaar een methode claim dat zowel een computer en een digitale plotten apparaat in In re Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 USPQ 611 (CCPA 1969) opgenomen.   Dus, vroeg Nigon, "Indien een vermeend proces omvat verwijzingen naar machines zodanig dat het proces niet mentaal kan worden uitgevoerd, is dat voldoende om de 'specifieke machines' tak van de test te voldoen?"

 

• De toegestane octrooi in In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) lezen op datastructuren voor een object-georiënteerde database die de rechtbank vond om "fysieke entiteiten die verhoogde efficiëntie in de computer bieden operaties "die Nigon aangenomen nog octrooieerbaar als" transformatie het geheugen van een bepaalde machine. "

 

• De vorderingen in In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Fed. Cir. 1994) (48 PTCJ 409, 8/18/94) zou nog steeds worden gehouden niet-octrooieerbaar te zijn, zei hij, als de rechtbank vond dat alle procedureaanspraken gereciteerd alleen wiskundige algoritmen, zonder machine gereciteerd en er geen materiële of meta-tastbare gegevens getransformeerd.

 

• Een diagnostische test op basis vordering in re Grams, 888 F.2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Fed. Cir. 1989) (39 PTCJ 23, 11/9/89) was niet octrooi in aanmerking komende onderwerp wanneer de rechter bepaald dat de enige fysieke stap in de werkwijze "die een aantal klinische diagnostische tests," was alleen gegevensverzameling-ie, extra-oplossing-activiteit voor het algoritme gedefinieerd in de resterende stappen.

 

BPAI op specifieke machines

 

Durant vervolgens beoordeeld een aantal post-Bilski besluiten van het College van Beroep Patent en interferenties met verwijzing naar de machine uitsteeksel van de test.   Hij identificeerde gevallen die verscheen in strijd zijn met de genoemde of met elkaar precedenten.

 

Hoewel elke vordering stap reciteerde een andere functie uitgevoerd "door een processor," de raad van bestuur op grond van artikel 101 afgewezen vorderingen in Ex parte Cornea-Hasegan, No 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 januari 2009) (77 PTCJ 291 , 1/23/09).   Durant gevraagd hoe dat te rijmen valt met Bernhart aanvaardbaar vordering van "afdrukken via een plotter."

 

In tegenstelling, in Ex parte Kasper II, nr. 2008-2297 (BPAI 2 februari 2009), merkte hij op, de BPAI gevonden wettelijke een methode gericht op processen die communiceren met een "lokale eenheid" ontvangen van gegevens via een "data Link Layer. "

 

Hij vergeleek ook e-commerce vorderingen in Ex parte Borenstein, nr. 2008-3475 (BPAI 30 maart 2009) met Ex parte Harris, nr. 2007-0325 (BPAI 13 januari 2009).   De voormalige reciteerde "padinformatie" inherent implicerend dat catalogus informatie moet worden opgeslagen op een computer of een database, en dus bleek octrooi-subsidiabel zijn.   Referenties van deze laatste aan de bieden "via een netwerk naar een server die zei biedingen verzamelt" werd gezien door de raad als het reciteren van "louter field-of-use beperkingen," Durant merkte.

 

Beweren Machine Ties

 

Nigon zei dat het verschil tussen de besluiten van de raad van bestuur kan worden getraceerd in een deel aan de verschillende panels van rechters, maar de "onderstroom is het gebruik van het woord" bijzonder "" in de adviezen.

 

Hij stelde dat de vordering opstellen dat functionele stappen "uitgevoerd door iets" geeft meer kans op een ontmoeting met BPAI goedkeuring.

 

Om het punt te maken, bouwde hij op het volgende voorbeeld van een software werkwijzeconclusie:   Een coderingsmethode omvat: (1) uitvoeren van een eerste wiskundige berekening op een gegevensobject een eerste resultaat te genereren; (2) het uitvoeren van een tweede wiskundige berekening op het eerste resultaat en een encryptiesleutel waarde aan een tweede resultaat te genereren; en (3) het verstrekken van de tweede resultaat als het uitgangssignaal van de encryptie-methode. Deze vordering zou zowel tanden van de Bilski test niet, zei hij.   Voeg de zinsnede "op de computer" na elke vermelding van het woord "uitvoeren" in stappen (1) en (2) en je hebt het een beetje beter gemaakt voor het passeren van de machine riek, zei Nigon.   Maar sommige panelen zouden zeggen dat is een gebied van beperking van het gebruik en nog steeds voorrang op de abstracte idee van encryptie.

 

Beschouw nu het identificeren van "een eerste computer proces" als de operator in de eerste stap en "een tweede computer proces" in de tweede stap, zei Nigon.   Omdat je nu specifieke computer stappen, heb je waarschijnlijk behoorlijk beperkt de uitvinding om de specifieke machine riek van de Bilski-test te voldoen, zei hij.

 

Natuurlijk, Nigon merkte de trade-off in het maken van die beperking, zodat iemand die de encryptie zou kunnen doen in een enkel proces geen inbreuk zou maken.   Hij stelde dan ook dat een goede aanpak zou zijn om de computer te eisen in een onafhankelijke conclusie en zorgen voor de extra verwerking beperkingen in een afhankelijke conclusie.

 

Nigon had dezelfde fundamentele advies voor business method octrooien, en merkte ook op dat stroomschema's niet genoeg zijn, tenzij er een specifiek algoritme wordt gevraagd en de hardware wordt bekendgemaakt.   "Een bepaald algoritme in combinatie met een computer voor algemene doeleinden is een nieuwe computer," zei hij.

 

Een alternatief of aanvulling zou zijn om een functioneel blokschema hebben Nigon gezegd, beschrijft het hardwaresysteem, in termen van de functies van de werkwijze uitgevoerd.   Als het bedrijf methode maakt gebruik van databases, een zoekproces en / of een gebruikersinterface, die functies vereisen machines in elk geval, zei hij.

 

BPAI op Transforming artikelen

 

Durant heeft een aantal BPAI gevallen die niet aan een Bilski-kwalificatie transformatie te identificeren.   Bijvoorbeeld:

 

Ex parte Barnes, nr. 2007-4114 (BPAI 22 januari 2009) beweerde dat de bepaling van "een vlakheid waarde" in seismische gegevens.

 

• De "namespace" getransformeerd in de stappen volgens Ex parte Zybura, nr. 2008-2195 (BPAI 3 februari 2009) werd bepaald een fysiek object niet te zijn.

 

• De aanvrager in Ex parte Atkin, nr. 2008-4352 (BPAI 30 januari 2009) geprobeerd een methode om een unidirectionele domeinnaam om te zetten in een bidirectionele domeinnaam, die het bestuur gevonden om louter te beweren "data manipulatie."

 

Advies over Het toevoegen van Transformatie naar Claims

 

Durant beschouwd dan hoe hij de vordering in Barnes, bijvoorbeeld, die een fout identificatiemethode die bestaat leest "zou kunnen veranderen: het verkrijgen van seismische gegevens; en voor elk van meerdere posities van een analyse venster in de seismische gegevens, het bepalen van een vlakheid waarde voor discontinuïteiten in de analyse-venster. "Hij herinnerde zich hoe de Bilski advies aangehaald met goedkeuring van een claim in In goedgekeurd re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), dat x-ray dempingsdata gereciteerd dat "duidelijk weergegeven fysieke en tastbare objecten, namelijk de structuur van de botten, organen, en andere lichaamsweefsels."

 

Het toepassen van die les aan Barnes, vroeg Durant: "Kan deze claim zijn herschreven zodat seismische gegevens vertegenwoordigt een fysiek object, en de vlakke gegevens wordt geproduceerd door het transformeren van die seismische gegevens?"

 

Hij zei dat er moet een nadruk in de specificatie die seismische data is fysiek, en een nadruk op de bewering dat de seismische data wordt getransformeerd en anders in vlakke gegevens vertegenwoordigd zijn.

 

In een tweede voorbeeld met betrekking tot diagnostische methoden, Nigon gekeken naar een vordering afgewezen in Prometheus Laboratories Inc v. Mayo Collaborative Services, No 04cv1200, 86 USPQ2d 1705 (SD Cal. 2008) (75 PTCJ 642, 4/18/08) , die hij geparafraseerd als: "een diagnostische werkwijze omvat:   toedienen van een geneesmiddel bij een dosering; meten van een niveau van een metaboliet van het geneesmiddel in het bloed; als het gemeten niveau lager is dan een eerste drempel, wat wijst op een noodzaak om de dosering te verlagen; en indien de gemeten hoger is dan een tweede drempelwaarde, duidt op een behoefte om dosering te verhogen. "

 

Nigon gesuggereerd dat de vergelijking niet verwerkt en meten is louter verzamelen van gegevens, dus het enige gebruik van de methode voorrang op een fundamenteel beginsel.   Bij het ​​zoeken naar manieren om de claim octrooi in aanmerking komende, vroeg hij zich af of het normaliseren van de gemeten metaboliet niveau te compenseren voor andere drugs zou een passende beperking zijn.

 

Heruitgave van bestaande octrooien

 

Voor beide Bilski tanden, in elk geval, Nigon vertelde de conferentie luisteraars in een reeks van claims op te zetten, omdat het op zijn minst een paar jaar zal duren voordat de aftakas tot het nemen van de aanvraag, en post-Bilski jurisprudentie zou duidelijker zijn door de tijd onderzocht.

 

Dan, voor belangrijke patenten uitgegeven vóór Bilski, met claims die niet kunnen voldoen aan een uitsteeksel van de nieuwe machine-of-transformatie, Nigon aanbevolen de eigenaren overwegen heruitgave, in plaats van te wachten op het octrooi te worden geprocedeerd.

 

Controleer de specificatie voor een basis om een computer voor algemeen gebruik toe te voegen aan vorderingen, althans, zei hij.   Als je een stroomschema of algoritme in de specificatie, kunt u ook in staat zijn om een basis blok van een computer toe te voegen.   Toen zei hij, voeg een reeks beweringen dat de Bilski-test voldoen.

Vorige post:

Volgende post: