Mogelijke strategieën voor de Bilski Machine-of-Transformatie Test

door Brian Fletcher op 17 april 2009

Ik woonde een recente BNA audioconferentie op octrooi vervolging en post-subsidie ​​overwegingen in het licht van Bilski. De conferentie bood de inzichten van de beoefenaars Kenneth N. Nigon van RatnerPrestia, Valley Forge, Pa., En Stephen C. Durant van Duane Morris, San Francisco, op het opstellen van eisen en het zoeken naar patenten te zetten in geval van twijfel door de Federal Circuit Bilski beslissing heruitgave.   Wat volgt is een samenvatting van de conferentie.

 

Bilski Machine-of-Transformatie Test

 

Zoals bepaald door de Federal Circuit in In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 11/7/08), "Een geclaimde werkwijze is zeker octrooi -eligible onder § 101, indien: (1) het is niet gebonden aan een bepaalde machine of apparaat, of (2) en transformeert zij een bepaald artikel in een andere staat of ding ".

 

Om de "machine riek" van deze test, Nigon geconcludeerd dat een "bepaalde machine" kan zijn:

• een bekende inrichting;

• een speciaal doel computer;

• een algemeen doel computer geprogrammeerd met specifieke software; of

• een computer leesbaar opslagmedium.

 

Om onder de "transformatie riek" van de Bilski-test kwalificeren, Nigon zei, het ding wordt getransformeerd moet zowel van materiële als data iets tastbaars, wat hij noemde die "meta-tastbaar."   Hij voegde toe dat de geïdentificeerde machine of transformatie centraal in de uitvinding moet zijn en hebben specifieke nut en niet alleen extra-oplossing activiteit.

 

Pre- Bilski Precedenten nog altijd van belang

 

Voordat we kijken naar elk uitsteeksel van de test in meer detail, de presentatoren geïdentificeerde pertinente Federal Circuit precedenten die betrekking hebben op het octrooi in aanmerking komende onderwerp voor processen en werden niet specifiek ontkracht door Bilski:

 

• De rechtbank vond octrooieerbaar een methode beweren dat omvatte zowel een computer en een digitaal plotten apparaat in In re Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 USPQ 611 (CCPA 1969).   Dus, vroeg Nigon, "Als een geclaimde werkwijze bevat verwijzingen naar machines zodanig dat het proces niet mentaal kan worden uitgevoerd, is dat voldoende om tak van de 'specifieke machines te voldoen van de test?"

 

• De toegestane octrooi in In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) te lezen op datastructuren voor een object-georiënteerde database die de rechtbank blijkt te zijn "fysieke entiteiten die zorgen voor meer efficiëntie in de computer operaties, het transformeren van de herinnering aan een bepaalde machine "die Nigon aangenomen dat nog steeds octrooieerbaar zijn". "

 

• De vorderingen in In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Cir. 1994 Fed.) (48 PTCJ 409, 8/18/94) zou nog steeds worden gehouden niet-octrooieerbaar te zijn, zei hij, als de rechtbank vond dat alle van de werkwijzeconclusies gereciteerd alleen wiskundige algoritmen, zonder machine gereciteerd en er geen materiële of meta-tastbare gegevens getransformeerd.

 

• Een diagnostische test gebaseerde vordering in In re Grams, 888 F.2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Cir. 1989 Fed.) (39 PTCJ 23, 11/9/89) werd niet door een octrooi in aanmerking komende onderwerp wanneer de rechter bepaald dat de enige fysieke stap in de werkwijze "die een aantal klinische diagnostische tests" was slechts dataverzameling-ie, extra-oplossing-activiteit voor het algoritme bepaald in de resterende stappen.

 

BPAI op specifieke machines

 

Durant vervolgens beoordeeld een aantal post- Bilski besluiten van de raad van de octrooiverlening Beroep en Storingen met betrekking tot de machine riek van de test.   Hij identificeerde gevallen dat verscheen in strijd zijn met de reeds aangehaalde of met elkaar precedenten.

 

Hoewel elke vordering stap reciteerde een andere functie uitgevoerd "door een processor," de raad van bestuur op grond van artikel 101 afgewezen vorderingen in Ex parte Cornea-Hasegan, No. 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 januari 2009) (77 PTCJ 291 , 1/23/09).   Durant gevraagd hoe dat kan worden verzoend met Bernhart's aanvaardbaar claim van "printen met behulp van een plotter."

 

In tegenstelling, in Ex parte Kasper II, No. 2008-2297 (BPAI 2 februari 2009), merkte hij op, de BPAI gevonden statutaire een methode gericht op processen die interageren met een "lokale eenheid" om gegevens te ontvangen via een "data link layer. "

 

Hij ook ten opzichte van e-commerce vorderingen in Ex parte Borenstein, No. 2008-3475 (BPAI 30 maart 2009) met Ex parte Harris, No. 2007-0325 (BPAI 13 januari 2009).   De voormalige reciteerde "path informatie" inherent implicerend dat de catalogus informatie moet worden opgeslagen op een computer of database, en dus werd gevonden om octrooi-subsidiabel zijn.   Referenties van laatstgenoemde om het bieden "via een netwerk naar een server die zei biedingen verzamelt" werd gezien door de raad als het reciteren "louter field-of-use beperkingen," Durant merkte.

 

Beweren Machine Ties

 

Nigon zei dat het verschil tussen de beslissingen van de raad van bestuur kan worden getraceerd voor een deel aan de verschillende panels van rechters, maar de "onderstroom is het gebruik van het woord 'bijzonder' 'in de adviezen.

 

Hij stelde dat de vordering opstellen dat functionele stappen "uitgevoerd door iets" geeft meer kans op een ontmoeting met BPAI goedkeuring.

 

Om het punt te maken, bouwde hij op het volgende voorbeeld van een software methode claimen:   Een coderingsmethode omvat: (1) uitvoeren van een eerste wiskundige berekening op een gegevensobject een eerste resultaat te genereren; (2) het uitvoeren van een tweede wiskundige berekening op het eerste resultaat en een encryptiesleutel waarde naar een tweede resultaat te genereren; en (3) het verstrekken van de tweede resultaat als het uitgangssignaal van de coderingsmethode. Die vordering zou zowel tanden van de Bilski test niet halen, zei hij.   Voeg de zinsnede "op de computer" na elke vermelding van het woord "uitvoeren" in de stappen (1) en (2) en je hebt maakte het een beetje beter voor het passeren van de machine riek, Nigon gezegd.   Maar sommige panelen zou zeggen dat is een gebied van de beperking van het gebruik en nog steeds voorrang op de abstracte idee van encryptie.

 

Beschouw nu het identificeren van "een eerste computer proces" als de operator in de eerste stap en "een tweede computer proces" in de tweede stap, zei Nigon.   Want je hebt nu een specifieke computer stappen, heb je waarschijnlijk behoorlijk beperkt de uitvinding om de specifieke machine riek van de Bilski-test te voldoen, zei hij.

 

Natuurlijk, Nigon merkte de trade-off in het maken van die beperking, zodanig dat iemand die de encryptie zou kunnen doen in een enkel proces niet zou worden geschonden.   Hij suggereerde derhalve dat een goede benadering is om de computer claimen een onafhankelijke conclusie en de vereiste aanvullende verwerking beperkingen in een afhankelijke conclusie.

 

Nigon had dezelfde fundamentele advies voor het bedrijfsleven methode octrooien, en merkte ook op dat stroomdiagrammen niet genoeg kan zijn, tenzij er een specifieke algoritme wordt geclaimd en de hardware wordt bekendgemaakt.   "Een bepaald algoritme in combinatie met een computer voor algemeen gebruik is een nieuwe computer," zei hij.

 

Een alternatief of aanvulling zou zijn om een functioneel blokdiagram hebben Nigon gezegd, beschrijft het hardwaresysteem, in termen van de functies van de werkwijze uitgevoerd.   Als het bedrijf methode maakt gebruik van databases, een zoekproces en / of een gebruikersinterface, die functies vereisen machines in ieder geval, zei hij.

 

BPAI op Transforming artikelen

 

Durant heeft een aantal BPAI gevallen die niet in geslaagd een Bilski -qualifying transformatie te identificeren.   Bijvoorbeeld:

 

Ex parte Barnes, No. 2007-4114 (BPAI 22 januari 2009) beweerde dat de bepaling van "een planariteit waarde" in seismische gegevens.

 

• De "namespace" getransformeerd in de stappen volgens Ex parte Zybura, No. 2008-2195 (BPAI 3 februari 2009) werd bepaald een fysiek object niet te zijn.

 

• De aanvrager in Ex parte Atkin, No. 2008-4352 (BPAI 30 januari 2009) geprobeerd een methode beweren dat een unidirectionele domeinnaam om te zetten in een bidirectionele domeinnaam, die het bestuur gevonden om louter te zijn "data manipulatie."

 

Advies over het toevoegen van Transformatie naar Claims

 

Durant beschouwd dan hoe hij de vordering in Barnes, bijvoorbeeld, dat is een fout identificatie methode die bestaat uit leest "zou kunnen veranderen: het verkrijgen van seismische gegevens; en voor ieder van meerdere posities van een analysevenster in de seismische gegevens, bepalen van een vlakheid waarde discontinuïteiten in het analysevenster. 'Hij herinnerde hoe de Bilski mening geciteerd goedkeuring een vordering in erkende re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), dat röntgenstraling verzwakkingsdata volgens dat "vertegenwoordigde duidelijk fysieke en tastbare objecten, namelijk de structuur van de botten, organen, en andere lichaamsweefsels."

 

Het toepassen van die les aan Barnes, vroeg Durant: "Zou deze bewering zijn herschreven zodat seismische gegevens vertegenwoordigt een fysiek object, en de vlakke gegevens wordt geproduceerd door het transformeren van die seismische gegevens?"

 

Hij zei dat er moet een nadruk op de specificatie die seismische data is fysiek, en een nadruk op de bewering dat de seismische data wordt getransformeerd en vertegenwoordigd anders in vlakke gegevens.

 

In een tweede voorbeeld met betrekking tot diagnostische methoden, Nigon gekeken naar een vordering afgewezen in Prometheus Laboratories Inc. v. Mayo Collaborative Services, No. 04cv1200, 86 USPQ2d 1705 (SD Cal. 2008) (75 PTCJ 642, 4/18/08) dat hij heeft omschreven: "een diagnostische werkwijze omvattende:   toedienen van een geneesmiddel in een dosering; meten van een niveau van een metaboliet van het geneesmiddel in bloed; Als de gemeten lager is dan een eerste drempelwaarde, hetgeen betekent dat de dosering te verlagen; en als het gemeten niveau hoger is dan een tweede drempelwaarde, hetgeen betekent dat de dosering te verhogen. "

 

Nigon gesuggereerd dat geen vergelijking is met het verwerken en meten is louter verzamelen van gegevens, dus de enige gebruik van de methode voorrang op een fundamenteel beginsel.   Bij het ​​zoeken naar manieren om de claim octrooi-subsidiabel te maken, vroeg hij zich af of het normaliseren van de gemeten metaboliet niveau te compenseren voor andere drugs zou een passende beperking zijn.

 

Heruitgave van bestaande octrooien

 

Voor beide Bilski tanden, in ieder geval, Nigon vertelde de conferentie luisteraars in een reeks van claims op te zetten, omdat het op zijn minst een paar jaar zal duren voordat de aftakas tot het nemen van de aanvraag, en post Bilski jurisprudentie wellicht meer definitief door zijn de tijd onderzocht.

 

Dan, voor belangrijke patenten uitgegeven vóór Bilski, met claims die niet kunnen voldoen aan een uitsteeksel van de nieuwe machine-of-transformatie, Nigon aanbevolen de eigenaren overwegen heruitgave, in plaats van te wachten op het octrooi te worden geprocedeerd.

 

Controleer de specificatie voor een basis om een computer voor algemeen gebruik toe te voegen aan vorderingen, althans, zei hij.   Als u een stroomschema of algoritme in de specificatie, kunt u ook in staat om een basisblok van een computer toe te voegen.   Dan, zei hij, voeg een reeks van claims die de Bilski-test te voldoen.

Vorige post:

Volgende post: