Ik woonde een recente BNA audioconferentie op octrooi vervolging en overwegingen na de verlening in het licht van Bilski. De conferentie bood de inzichten van beoefenaars Kenneth N. Nigon van RatnerPrestia, Valley Forge, Pa, en Stephen C. Durant van Duane Morris, San Francisco, bij het opstellen van claims en op zoek naar patenten te zetten in geval van twijfel door Bilski besluit van de Federal Circuit de heruitgave. Wat volgt is een samenvatting van de conferentie.
Bilski Machine-of-Transformatie Test
Zoals bepaald door de Federal Circuit in In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 11/7/08), "Een geclaimde werkwijze is zeker patent -die op grond van § 101, indien:. (1) het is niet gebonden aan een bepaalde machine of apparaat, of (2) het een bepaald artikel transformeert in een andere staat of een ding "
Aan de "machine tand" van deze test, Nigon conclusie dat een "bepaalde machine" kan zijn:
• een bekende inrichting;
• een speciaal doel computer;
• een algemene doeleinden computer geprogrammeerd met bepaalde software, of
• een computer leesbaar opslagmedium.
Om te kwalificeren onder de "transformatie riek" van de Bilski test, Nigon zei, moet het ding wordt getransformeerd zowel van materiële als gegevens die iets tastbaars, wat hij noemde 'meta-tastbaar. " Hij voegde toe dat de geïdentificeerde machine of transformatie centraal in de uitvinding moet zijn en hebben specifieke nut en niet alleen extra-oplossing activiteit.
Pre-Bilski precedenten nog steeds relevant
Voordat we kijken naar elke tand van de test in meer detail, de presentatoren geïdentificeerde pertinente Federal Circuit precedenten die betrekking hebben op octrooi-subsidiabele onderwerp voor processen en waren niet specifiek afgedaan door Bilski:
• De rechtbank vond octrooieerbaar een methode beweren dat zowel een computer en een digitaal plotten apparaat in In re Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 USPQ 611 (CCPA 1969) opgenomen. Dus, vroeg Nigon, "Als een geclaimde werkwijze bevat verwijzingen naar machines zodanig dat het proces niet mentaal kan worden uitgevoerd, is dat voldoende om de 'specifieke machines' tak van de test te voldoen?"
• De toegestane octrooi in In re Lowry, 32 F.3d 1579, 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) lees verder datastructuren voor een object-georiënteerde database die de rechter blijkt te zijn "fysieke entiteiten die verhoogde efficiëntie in de computer operaties "die Nigon verondersteld stil octrooieerbaar" transformerende het geheugen van een bepaalde machine. "
• De vorderingen in In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Fed. Cir. 1994) (48 PTCJ 409, 8/18/94) zou nog steeds worden gehouden als niet-octrooieerbaar, zei hij, als de rechter oordeelde dat alle van de methoderechten gereciteerd alleen wiskundige algoritmen, zonder machine gereciteerd en er geen materiële of meta-tastbare gegevens getransformeerd.
• Een diagnostische test-gebaseerde vordering in In re Grams, 888 F.2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Fed. Cir. 1989) (39 PTCJ 23, 11/9/89) was niet octrooi-subsidiabele onderwerp wanneer de rechter bepaald dat de enige fysieke stap in de werkwijze "die een aantal klinische diagnostische tests" was slechts gegevensverzameling-ie, extra-oplossing activiteit van het algoritme gedefinieerd in de resterende stappen.
BPAI op Bijzondere Machines
Durant vervolgens een aantal post-Bilski beslissingen beoordeeld door het College van Beroep Patent en Storingen met betrekking tot de machine riek van de test. Hij identificeerde de gevallen die in strijd zijn met de precedenten aangehaalde of met elkaar verschenen.
Hoewel elke vordering stap reciteerde een andere functie die wordt uitgevoerd "door een processor," de raad van bestuur op grond van artikel 101 afgewezen vorderingen in Ex parte Cornea-Hasegan, No 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 januari 2009) (77 PTCJ 291 , 1/23/09). Durant vroeg hoe dat te rijmen valt met Bernhart's aanvaardbaar bewering van "afdrukken met behulp van een plotter."
In tegenstelling, in Ex parte Kasper II, nr. 2008-2297 (BPAI 2 februari 2009), merkte hij op, de BPAI vond wettelijk een methode gericht op processen die communiceren met een "lokale eenheid" om gegevens te ontvangen via een "data link layer. "
Hij vergeleek ook e-commerce vorderingen in Ex parte Borenstein, nr. 2008-3475 (BPAI 30 maart 2009) met Ex parte Harris, nr. 2007-0325 (BPAI 13 januari 2009). De voormalige reciteerde "padinformatie" inherent implicerend dat catalogus informatie moet worden opgeslagen op een computer of een database, en zo bleek te zijn patent in aanmerking. Referenties van laatstgenoemde om het bieden "via een netwerk naar een server die zei biedingen verzamelt" werd gezien door de raad als het reciteren van "louter beperkingen field-of-gebruik," Durant merkte.
Beweren Machine Ties
Nigon zei dat de ongelijkheid tussen de beslissingen van de raad van bestuur voor een deel terug te voeren op de verschillende panels van rechters, maar de "onderstroom is het gebruik van het woord 'bijzondere'" in de adviezen.
Hij suggereerde dat de vordering opstellen dat functionele maatregelen "uitgevoerd door iets" identificeert hoe meer kans op een ontmoeting met BPAI goedkeuring.
Om het punt te maken, bouwde hij op het volgende voorbeeld van een software methode beweren: Een coderingsmethode omvattende: (1) uitvoeren van een eerste wiskundige berekening op een gegevensobject een eerste resultaat te genereren, (2) uitvoeren van een tweede wiskundige berekening op de eerste resultaat en een coderingssleutel waarde naar een tweede resultaat te genereren en (3) het verstrekken van de tweede resultaat als het uitgangssignaal van de encryptie-methode. Die vordering zowel tanden van de Bilski test zou mislukken, zei hij. Voeg de zinsnede "op de computer" na elke vermelding van het woord "uitvoeren" in de stappen (1) en (2) en je het een beetje beter voor het passeren van de machine riek hebben gemaakt, zei Nigon. Maar sommige panelen zouden zeggen dat is een gebied van het gebruik beperkt en nog steeds voorrang op de abstracte idee van encryptie.
Beschouw nu het identificeren van "een eerste computer-proces" als de operator in de eerste stap en "een tweede proces computer" in de tweede stap, zei Nigon. Want je hebt nu specifieke computer stappen, heb je waarschijnlijk goed de uitvinding om de specifieke machine riek van de Bilski-test te voldoen beperkt, zei hij.
Natuurlijk, Nigon merkte de trade-off in het maken van die beperking, zodanig dat iemand die de encryptie kon doen in een enkel proces niet zou worden inbreuk. Hij daarom voorgesteld dat een goede aanpak zou zijn om de computer te claimen in een onafhankelijke conclusie en bieden de extra beperkingen verwerking in een afhankelijke conclusie.
Nigon had dezelfde fundamentele advies voor business method octrooien, en merkte ook op dat stroomdiagrammen niet genoeg kan zijn, tenzij er een specifiek algoritme wordt geclaimd en de hardware wordt bekendgemaakt. "Een bepaald algoritme in combinatie met een computer voor algemeen gebruik is een nieuwe computer," zei hij.
Een alternatief of aanvulling zou een functioneel blokschema, bovengenoemde Nigon, waarin de hardware systeem in termen van de functies van de werkwijze uitgevoerd. Als het bedrijf methode maakt gebruik van databases, een zoekproces en / of een gebruikersinterface, die functies vereisen machines in elk geval, zei hij.
BPAI op Transforming artikelen
Durant identificeerde een aantal BPAI gevallen die niet aan een Bilski-kwalificatie transformatie te identificeren. Bijvoorbeeld:
• Ex parte Barnes, nr. 2007-4114 (BPAI 22 januari 2009) beweerde dat de bepaling van "een vlakheid waarde" in seismische gegevens.
• De "namespace" getransformeerd in de stappen volgens Ex parte Zybura, nr. 2008-2195 (BPAI 3 februari 2009) werd bepaald niet om een fysiek object zijn.
• De aanvrager in Ex parte Atkin, nr. 2008-4352 (BPAI 30 januari 2009) geprobeerd een methode om een unidirectionele domeinnaam om te zetten in een bidirectionele domeinnaam, die het bestuur vond om louter te beweren dat "het manipuleren van gegevens."
Advies over Het toevoegen van Transformatie naar Claims
Durant dan beschouwd hoe hij de vordering Barnes, bijvoorbeeld, die een foutidentificatie methode omvat leest "kunnen veranderen: het verkrijgen van seismische gegevens, en voor ieder van meerdere posities van een analyse-venster in de seismische gegevens, bepalen van een vlakheid waarde discontinuïteiten in het venster analyse. "Hij herinnerde zich hoe de Bilski advies aangehaald met goedkeuring van een vordering in goedgekeurde In re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), dat x-ray demping gegevens die gereciteerd" duidelijk vertegenwoordigd fysieke en tastbare objecten, namelijk de structuur van de botten, organen en andere lichaamsweefsels. "
Het toepassen van die les aan Barnes, vroeg Durant: "Kan deze claim zijn zo herschreven dat seismische data vertegenwoordigt een fysiek object, en de vlakke data wordt geproduceerd door het transformeren dat seismische data?"
Hij zei dat er moet een nadruk op de specificatie die seismische data is fysiek, en een nadruk op de bewering dat de seismische data wordt getransformeerd en anders vertegenwoordigd in vlakke data zijn.
In een tweede voorbeeld met betrekking tot diagnostische methoden, Nigon gekeken naar een vordering afgewezen in Prometheus Laboratories Inc v. Mayo Collaborative Services, No 04cv1200, 86 USPQ2d 1705 (SD Cal. 2008) (75 PTCJ 642, 4/18/08) , dat hij geparafraseerd als: "een diagnostische werkwijze omvattende: toedienen van een geneesmiddel in een dosis, het meten van een niveau van een metaboliet van het geneesmiddel in het bloed, als de gemeten waarde lager is dan een eerste drempelwaarde, waarin een noodzaak om de dosering te verminderen, en als de gemeten waarde groter is dan een tweede drempelwaarde, nodig blijkt om dosering te verhogen. "
Nigon gesuggereerd die vergelijking is niet verwerkt en meten is louter verzamelen van gegevens, dus het enige gebruik van de methode voorrang op een fundamenteel principe. Op zoek naar manieren om de claim octrooi-subsidiabel te maken, vroeg hij zich af of het normaliseren van het gemeten metaboliet niveau te compenseren voor andere drugs een geschikte beperking zou zijn.
Heruitgave van bestaande octrooien
Voor beide Bilski rieken, in ieder geval, Nigon vertelde de conferentie luisteraars te zetten in een reeks beweringen want het zal op zijn minst een paar jaar duren voordat de aftakas tot het nemen van de aanvraag, en post-Bilski jurisprudentie wellicht meer definitief door de tijd onderzocht.
Dan, voor belangrijke patenten uitgegeven vóór Bilski, met claims die niet mogen voldoen aan riek van de nieuwe machine-of-transformatie, Nigon aanbevolen de eigenaren overwegen heruitgave, in plaats van te wachten op het octrooi te worden geprocedeerd.
Controleer de specificatie voor een basis om een computer voor algemeen gebruik toe te voegen aan vorderingen, althans, zei hij. Als je een stroomschema of algoritme in de specificatie, kan je ook in staat zijn om een basis blok van een computer toe te voegen. Dan, zei hij, voeg een reeks beweringen dat de Bilski-test voldoen.
