Mogelijke strategieën voor de Bilski Machine-of-Transformatie Test

door Brian Fletcher op 17 april 2009

Ik heb deelgenomen aan een recente BNA audioconferentie op octrooi vervolging en post-subsidie ​​overwegingen met het oog op Bilski. De conferentie bood de inzichten van beoefenaars Kenneth N. Nigon van RatnerPrestia, Valley Forge, Pa., En Stephen C. Durant van Duane Morris, San Francisco, bij het ​​opstellen van claims en op zoek naar patenten te zetten in geval van twijfel door de Federal Circuit Bilski beslissing heruitgave.   Wat volgt is een samenvatting van de conferentie.

 

Bilski Machine-of-Transformatie Test

 

Zoals bepaald door de Federal Circuit in In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008) (en banc) (77 PTCJ 4, 11/7/08), "Een geclaimde werkwijze is zeker patent -eligible onder § 101, indien: (1) het is niet gebonden aan een bepaalde machine of apparaat, of (2) en transformeert zij een bepaald artikel in een andere staat of thing ".

 

Om de "machine tand" van deze test, Nigon geconcludeerd dat een "bepaalde machine" kan zijn:

• een bekende inrichting;

• een special purpose computer;

• een algemeen doel computer geprogrammeerd met specifieke software; of

• een computer-leesbaar opslagmedium.

 

Om onder de "transformatie riek" van de Bilski-test kwalificeren, Nigon zei, het ding wordt getransformeerd moet zowel van materiële als data iets tastbaars, wat hij noemde die "meta-tastbaar."   Hij voegde eraan toe dat de geïdentificeerde machine of transformatie centraal in de uitvinding moet zijn en hebben specifieke nut en niet alleen extra-oplossing activiteit.

 

Pre Bilski Precedents nog altijd van belang

 

Voordat we kijken naar elk uitsteeksel van de test in meer detail, de presentatoren geïdentificeerde pertinente Federal Circuit precedenten die betrekking hebben op het octrooi in aanmerking komende onderwerpen voor processen en werden niet specifiek ontkracht door Bilski:

 

• De rechtbank vond octrooieerbaar een methode beweren dat omvatte zowel een computer en een digitaal plotten apparatuur in In re Bernhart, 417 F.2d 1395, 163 USPQ 611 (CCPA 1969).   Dus, vroeg Nigon, "Indien een vermeend proces bevat verwijzingen naar machines zodanig dat het proces mentaal niet kan worden uitgevoerd, is dat voldoende om het kantoor van de 'bijzondere machines voldoen van de test?"

 

• De toegestane octrooi in In re Lowry, 32 F.3d 1579 32 USPQ2d 1031 (Fed. Cir. 1994) lees verder datastructuren voor een object-georiënteerde database die de rechtbank vond om "fysieke entiteiten die zorgen voor meer efficiëntie in de computer operaties, het transformeren van de herinnering aan een bepaalde machine "die Nigon aangenomen dat nog steeds octrooieerbaar zijn". "

 

• De vorderingen in In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 31 USPQ2d 1754 (Cir. 1994 Fed.) (48 PTCJ 409, 8/18/94) zou nog steeds worden gehouden niet-octrooieerbaar te zijn, zei hij, als de rechtbank vond dat alle van de methode vorderingen gereciteerd alleen wiskundige algoritmen, zonder machine gereciteerd en er geen materiële of meta-tastbare gegevens getransformeerd.

 

• Een diagnostische test gebaseerde vordering in re Grams, 888 F.2d 835, 12 USPQ2d 1824 (Cir. 1989 Fed.) (39 PTCJ 23, 11/9/89) werd niet door een octrooi in aanmerking komende onderwerpen, wanneer de rechter bepaald dat de enige fysieke stap in de werkwijze "die een aantal klinische diagnostische tests" was slechts gegevensverzameling-ie, extra-oplossing-activiteit voor het algoritme gedefinieerd in de resterende stappen.

 

BPAI op specifieke machines

 

Durant vervolgens beoordeeld een aantal post-Bilski besluiten van het College van Beroep Patent en Storingen met betrekking tot de machine uitsteeksel van de test.   Hij identificeerde gevallen dat verscheen in strijd zijn met de reeds aangehaalde of met elkaar precedenten.

 

Hoewel elke vordering stap reciteerde een andere functie uitgevoerd "door een processor," de raad op grond van artikel 101 afgewezen vorderingen in Ex parte Cornea-Hasegan, nr 2008-4742, 89 USPQ2d 1557 (BPAI 13 januari 2009) (77 PTCJ 291 , 1/23/09).   Durant gevraagd hoe dat te rijmen valt met Bernhart's aanvaardbaar vordering van "afdrukken met behulp van een plotter."

 

In tegenstelling, in Ex parte Kasper II, nr 2008-2297 (BPAI 2 februari 2009), merkte hij op, de BPAI gevonden wettelijk een methode gericht op processen die communiceren met een "lokale eenheid" om gegevens te ontvangen via een "data link layer. "

 

Hij vergeleek ook e-commerce vorderingen in Ex parte Borenstein, nr 2008-3475 (BPAI 30 maart 2009) met Ex parte Harris, nr 2007-0325 (BPAI 13 januari 2009).   De voormalige reciteerde "padinformatie" inherent implicerend dat de catalogus informatie moet worden opgeslagen op een computer of database, en zo bleek octrooi-subsidiabel zijn.   Referenties van laatstgenoemde om het bieden "via een netwerk naar een server die zei biedingen verzamelt" werd gezien door de raad als het reciteren van "louter field-of-beperkingen voor gebruik," Durant merkte.

 

Beweren Machine Stropdassen

 

Nigon zei dat het verschil tussen de beslissingen van de raad van bestuur kan worden getraceerd voor een deel aan de verschillende panelen van de rechters, maar de "onderstroom is het gebruik van het woord 'bijzonder'" in de adviezen.

 

Hij stelde dat de vordering opstellen dat functionele stappen "uitgevoerd door iets" geeft meer kans op een ontmoeting met BPAI goedkeuring.

 

Om het punt te maken, bouwde hij op het volgende voorbeeld van een software methode claimen:   Een coderingsmethode omvattende: (1) uitvoeren van een eerste wiskundige berekening op een gegevensobject een eerste resultaat te genereren; (2) het uitvoeren van een tweede wiskundige berekeningen op het eerste resultaat en een encryptiesleutel waarde aan een tweede resultaat te genereren; en (3) het verstrekken van het tweede resultaat als het uitgangssignaal van de encryptie-methode. Die vordering zou zowel tanden van de Bilski-test mislukt, zei hij.   Voeg de zinsnede "op de computer" na elke vermelding van het woord "u" in de stappen (1) en (2) en je hebt maakte het een beetje beter voor het passeren van de machine riek, Nigon gezegd.   Maar sommige panelen zou zeggen dat is een gebied van de beperking van het gebruik en nog steeds voorrang op de abstracte idee van encryptie.

 

Beschouw nu het identificeren van "een eerste computer proces" als de operator in de eerste stap en "een tweede computer-proces" in de tweede stap, zei Nigon.   Want je hebt nu specifieke computer stappen, heb je waarschijnlijk behoorlijk beperkt de uitvinding om de specifieke machine riek van de Bilski-test te voldoen, zei hij.

 

Natuurlijk, Nigon merkte de trade-off in het maken van die beperking, zodanig dat iemand die de encryptie kon doen in een enkel proces niet zou schenden.   Hij suggereerde derhalve dat een goede benadering is om de computer conclusie onafhankelijke conclusie en de vereiste aanvullende verwerking beperkingen in een afhankelijke conclusie.

 

Nigon had dezelfde fundamentele advies voor business method octrooien, en merkte ook op dat stroomschema's niet genoeg kan zijn, tenzij er een specifieke algoritme wordt geclaimd en de hardware wordt bekendgemaakt.   "Een bepaald algoritme in combinatie met een computer voor algemeen gebruik is een nieuwe computer," zei hij.

 

Een alternatief of aanvulling zou een functioneel blokschema hebben Nigon gezegd, beschrijft het hardwaresysteem, in termen van de functies van de werkwijze uitgevoerd.   Als het bedrijf methode maakt gebruik van databases, een zoekproces en / of een gebruikersinterface, die functies vereisen machines in ieder geval, zei hij.

 

BPAI op Transformeren artikelen

 

Durant heeft een aantal BPAI gevallen die niet in geslaagd een Bilski -qualifying transformatie te identificeren.   Bijvoorbeeld:

 

Ex parte Barnes, nr 2007-4114 (BPAI 22 januari 2009) beweerde dat de bepaling van "een vlakheid waarde" in seismische gegevens.

 

• De "namespace" getransformeerd in de stappen volgens Ex parte Zybura, nr 2008-2195 (BPAI 3 februari 2009) werd bepaald een fysiek object niet te zijn.

 

• De aanvrager in Ex parte Atkin, nr 2008-4352 (BPAI 30 januari 2009) geprobeerd een methode beweren een unidirectionele domeinnaam om te zetten in een bidirectionele domeinnaam, die de raad gevonden om alleen te zijn "data manipulatie."

 

Advies over Het toevoegen van Transformatie van Claims

 

Durant beschouwd dan hoe hij de vordering in Barnes, bijvoorbeeld, die een storing identificatiemethode die bestaat leest "zou kunnen veranderen: het verkrijgen van seismische gegevens; en voor elk van de meerdere posities van een analyse-venster in de seismische gegevens, het bepalen van een vlakheid waarde voor discontinuïteiten in de analyse-venster. "Hij herinnerde zich hoe de Bilski mening aangehaald met goedkeuring van een claim in goedgekeurde re Abele, 684 F.2d 902, 214 USPQ 682 (CCPA 1982), dat x-ray dempingsgegevens reciteerde dat "duidelijk vertegenwoordigd fysieke en tastbare objecten, namelijk de structuur van de botten, organen, en andere lichaamsweefsels."

 

Het toepassen van die les te Barnes, vroeg Durant: "Kan deze claim zijn herschreven zodat de seismische data vertegenwoordigt een fysiek object, en de vlakke gegevens wordt geproduceerd door het transformeren van die seismische data?"

 

Hij zei dat er moet een nadruk in de specificatie dat de seismische gegevens is fysiek, en een nadruk op de bewering dat de seismische data wordt getransformeerd en vertegenwoordigd anders in vlakke gegevens.

 

In een tweede voorbeeld met betrekking tot diagnostische methoden, Nigon keek een vordering afgewezen in Prometheus Laboratories Inc v. Mayo Collaborative Services, Nee 04cv1200, 86 USPQ2d 1705 (SD Cal. 2008) (75 PTCJ 642, 4/18/08) , die hij geparafraseerd als: "een diagnostische werkwijze omvat:   toedienen van een geneesmiddel bij een dosering; meten van een niveau van een metaboliet van het geneesmiddel in het bloed; Als het gemeten niveau is dan een eerste drempelwaarde, hetgeen betekent dat de dosering te verlagen; en als het gemeten niveau hoger is dan een tweede drempelwaarde, hetgeen betekent dat de dosering verhogen. "

 

Nigon gesuggereerd dat geen vergelijking is met het verwerken en meten is het louter verzamelen van gegevens, dus het enige gebruik van de methode voorrang op een fundamenteel beginsel.   Bij het ​​zoeken naar manieren om de claim octrooi-subsidiabel te maken, vroeg hij zich af of het normaliseren van het gemeten metaboliet niveau te compenseren voor andere drugs zou een passende beperking zijn.

 

Heruitgave van bestaande octrooien

 

Voor beide Bilski tanden, in ieder geval, Nigon vertelde de conferentie luisteraars in een reeks van claims op te zetten, omdat het op zijn minst een paar jaar zal duren voordat de aftakas tot het nemen van de aanvraag, en na Bilski jurisprudentie wellicht duidelijker door zijn de tijd onderzocht.

 

Dan, voor belangrijke patenten uitgegeven vóór Bilski, met claims die niet kunnen voldoen aan een uitsteeksel van de nieuwe machine-of-transformatie, Nigon aanbevolen de eigenaren overwegen heruitgave, in plaats van te wachten op het octrooi te worden geprocedeerd.

 

Controleer de specificatie voor een basis om een computer voor algemeen gebruik toe te voegen aan vorderingen, althans, zei hij.   Als je een stroomschema of een algoritme in de specificatie, kunt u ook in staat om een basisblok van een computer toe te voegen.   Dan, zei hij, voeg een reeks van claims die de Bilski-test voldoen.

Vorige post:

Volgende post: